기술 특허 출원 과정에 대한 경험이 없는 많은 클라이언트는 일반적으로 자신이 중요하다고 생각하는 발명에 대해 특허를 꼭 받아야 한다고 생각한다. 반면 경험이 많은 특허 그룹을 가진 기업은 어떤 발명에 대해 특허 출원할 것인지를 결정하는 특허 변호사나 특허팀이 있다.
이렇게 특허 출원을 결정하는 과정은 시간과 자원을 가장 효율적이게 투자하는것을 보장하기 위한 것이다. 특허 출원 경험이 부족한 분들을 위해 특허 출원에 대한 결정에 대해 고려할수 있는 요소를 다루고자 한다.
우선 가장 기본적인 단계는 간단한 특허 검색을 수행하여 이미 사용된, 특허된 또는 공개된 선행 기술을 고려하면 발명이 특허를 받을 수 있을지를 결정하는 것이다. 키워드 검색으로 등록된 특허 및 공개된 특허 출원을 온라인으로 검색할 수 있는 많은 웹사이트가 있다. 예를 들어 인터넷에서 ‘US patent search’를 검색하면 특허 검색을 할수 있는 몇개의 웹사이트가 나온다. 키워드 검색을 수행한 후 현 발명이 검색 결과와 가깝지 않다고 생각되면 특허 출원 진행을 고려할 수 있다.
두 번째 고려해야 할 중요한 요소는 현 발명이 특허 대상인지 알아보는 점이다. 연방 특허청(USPTO)에 의하면 특허를 받을 수 있는 주제는 공정, 기계, 제조 또는 물질의 구성이다. 한편, 특허를 받을수 없는 발명에는 자연 법칙, 자연 현상, 추상적인 아이디어, 추상적인 지적 개념, 정신 과정 및 수학적 알고리즘이 포함된다. 많은 클라이언트분들이 소프트웨어 또는 비즈니스 방법에 대한 발명이 있는데 이러한 발명의 많은 특허 청구항은 추상적인 아이디어(abstract idea)로 간주되며, 특히 ‘수학적 개념’ 및/또는 ‘인간 활동을 구성하는 방법’으로 여기는 경우 더욱 그렇게 간주된다.
현 발명의 청구항이 추상적 아이디어에 속하는 경우 청구항의 발명이 추상적 아이디어 보다는 ‘significant more’, 즉 단순히 추상적인 아이디어만이 아니라는 것을 보여주어야 한다.
마지막으로 특허 출원 전 특허에 대한 투자수익률(ROI)을 고려하는 것이 좋다. 특허를 출원해서 등록하게 될 때까지 변호사 수임료와 USPTO 관납료를 포함, 많은 비용이 발생할 수 있다. 또한, 등록 이후에 특허 등록을 유지하기 위한 유지 관납료를 USPTO에 정기적으로 제출해야 한다.
예를 들어, 경쟁자가 제품을 모방할 위험이 있어서 현 발명을 보호하기 위해 특허가 필요한가 고려사항이 되겠다. 사업을 매각할 계획이라면 특허가 많으면 사업이 더 매력적으로 보일 수 있으니 발명마다 특허를 하는것이 좋을수도 있다. 특허권을 다른 법인에 라이센스하여 라이센스 수수료를 받을 수 있는지도 고려할 수 있겠다.
물론 발명이 어떻게 이루어지고 작동하는지에 대한 기밀을 성공적으로 유지할 수 있다면 특허 출원을 제출하지 않고 발명을 영업 비밀로 유지하는 것도 고려할 수 있다. 그러나 경쟁자가 제품을 연구하고 분해하여 현 발명을 알아낼 수 있기 때문에 많은 발명은 영업 비밀로 유지하기 어려울 수 있다.
대부분의 경우에는 주요 발명에 대한 특허는발명을 보호하기 위해 일반적으로 권장하게 된다. 그러나 위의 사항들을 미리 고려한다면 조금 더 현명하게 기술 특허 출원 과정에 접근할 수 있을 것이며, 출원에 앞서 특허 출원을 담당할 변호사에게 중요한 질문을 할 수 있게 될 것이다.
전화: (571)685-8276
이메일: jun.ha@lozaip.com
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하준상 변호사 Loza & Loza LLP>
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